Вдохновились или украли? Имитация внешнего вида товаров и упаковок – памятка юристам


shutterstock .jpg

Источник фото: shutterstock. Цитирование, копирование и распространение данного материала и/или его фрагментов возможно только при размещении активной ссылки на данную публикацию.

6 и 7 апреля 2023 года в Москве пройдет XXIV Форум по интеллектуальной собственности – главная встреча года экспертов по теме ИС: инхаус-юристов, консультантов, патентных поверенных. Ключевыми темами для обсуждения станут новые правовые режимы, связанные с работой в условиях санкционных ограничений, трансграничные споры, последствия ухода из России иностранных брендов и компаний, параллельный импорт. 

Один из тематических блоков форума будет посвящен стратегии защиты внешнего вида товаров и упаковок в новой правовой реальности. В преддверии мероприятия мы поговорили с адвокатом, партнером, заместителем управляющего партнера, руководителем практики интеллектуальной собственности K&P.Group Анной Молчановой, о том, где проходит грань между добросовестной конкуренцией и недобросовестными действиями, между вдохновением и воровством интеллектуальной собственности. 

Анна Молчанова .jpg

– Анна, расскажите, почему для своего выступления вы выбрали именно тему, связанную с недобросовестной конкуренцией? Обрела ли она дополнительную актуальность за минувший год?

Вы верно подметили: тема имитации внешнего вида товаров и упаковок действительно является на данный момент актуальной. Достаточно часто для привлечения внимания потребителей небольшие компании прибегают к недобросовестным методам, включая копирование или имитацию внешнего вида товаров и упаковок популярных на рынке брендов. 

Пожалуй, помимо желания осветить актуальный вопрос, при выборе темы у меня была мотивация заинтересовать всех слушателей, вне зависимости от их опыта в сфере IP. Безусловно, мастодонтам права интеллектуальной собственности не будет интересно слушать об известных им нормах законов, равно как и начинающим экспертам не всегда могут быть понятны определенные тонкости правовых режимов. 

При этом, как мне кажется, недобросовестная конкуренция, связанная с копированием или имитацией внешнего вида товаров или упаковок в силу своей кажущейся на первый взгляд простоты, но целого искусства приведения доказательственной базы может заинтересовать как начинающего специалиста, так и опытного профессионала. И я в рамках своего выступления постараюсь сделать все, чтобы так и произошло.

– Какие еще громкие недавние кейсы и разбирательства вы можете привести? Какие решения в большинстве случаев принимал суд и могут ли эти решения стать новыми прецедентами?

Могу отметить, что бренды продуктов питания очень часто сталкиваются в подобных спорах, например, производители кондитерских изделий. Это вызвано тем, что многие рецепты тортов  и упаковки для таких сладостей корнями уходят в советское прошлое.

Например, торт «Прага» – замена австрийского торта «Захер», а «Птичье молоко» – польского торта «Ptasie mleczko». Поскольку рецепты изделий полюбились людям с давних пор, а упаковки укоренились в памяти со времен Советского Союза и генетически передались новым поколениям, производители не стремятся коренным образом менять технологии производства или внешний вид упаковок.

Более того, названия тортов и дизайны упаковок часто имеют свою историю, в связи с чем их изменение можно счесть практически кощунством. Приведу пример: торт «Птичье молоко» обязан своим названием пословице «Все есть у богатого, но птичьего молока нет». А дизайн упаковки с жар-птицей в центре был разработан еще в 1970-х годах. Чего только не узнаешь, пока готовишь правовую позицию…

Особенного внимания заслуживают споры, связанные с копированием или имитацией дизайна одежды. Так называемые «модные споры» чаще встречаются в практике Европы и США, но в России иногда также случаются. Такие споры можно разделить на две категории:

1) Предъявление претензий люксовыми брендами (Gucci, Versace, Louis Vuitton) масс-маркету (Zara, H&M, Forever 21, Mango). Особенность таких споров заключается в повторении масс-маркетом последних трендов с показов мод, имитации внешнего вида люксовых изделий;


2) Столкновение популярных массовых брендов (Nike, Converse) с компаниями, осуществляющими тотальное копирование изделий и производство в полном смысле этого слова контрафактных товаров.

Нельзя выделить какую-либо тенденцию в таких делах. Рассматривая подобные споры, суды оценивают множество факторов: вероятность «вдохновения» упаковкой или товаром, дизайн которых повторен, оригинальность дизайна, его известность неограниченному кругу лиц, возможность получения преимуществ вследствие использования такого дизайна и многие другие обстоятельства.

– Разнится ли российская и международная практика по этим решениям, на ваш взгляд? По чьему пути может пойти Россия?

Российская и международная практика имеет больше общих черт, нежели различий.

Встречаются, конечно, отдельные нюансы. Например, в практике США допускается свободное использование товарных знаков, в том числе – в юмористических целях. Аналогичная позиция была выражена в том числе в деле Louis Vuitton VS My Other Bag, суть которого заключалась в производстве компанией My Other Bag холщовых сумок, на которых были изображены в качестве принтов сумки Louis Vuitton, включая соответствующие товарные знаки. Рассматривая спор, суд пришел к выводу о том, что такое использование фирменного стиля, дизайна, товарных знаков не является нарушением исключительных прав или актом недобросовестной конкуренции. Представляется, что в России суды и ФАС также отказали бы в признании действий My Other Bag актом недобросовестной конкуренции, но основания были бы расписаны иначе.

Можно сказать, что и российские суды, и международные идут по одному пути, просто обосновывают свои доводы по-разному. В п. 2.850 и п. 2.852 разъяснений Всемирной организации по интеллектуальной собственности определены такие акты недобросовестной конкуренции как «рабское копирование» (Slavish Imitation) и «паразитарная конкуренция» (Parasitic Acts). «Рабское копирование» предполагает имитацию существующих товаров с повторением всех деталей. «Паразитарная конкуренция» является более широким понятием, и характеризуется действиями хозяйствующих субъектов, направленными на использование в целях продвижения собственных товаров или услуг достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта.

В России таких терминов нет, но нарушения охватываются статьями 14.6 (недобросовестная конкуренция, связанная с созданием смешения) и 14.8 (иные формы недобросовестной конкуренции) Федерального закона «О защите конкуренции».

Можно предположить, что в ближайшем будущем в конкурентном законодательстве появятся такие формулировки как «паразитарная конкуренция», хотя уже на данный момент норма пункта 2 статьи 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции» позволяет правообладателям дизайнов товаров и упаковок отстаивать свои права на товарных рынках. Более того, поскольку в России открытый перечень действий, которые могут быть признаны актами недобросовестной конкуренции, даже не поименованное нарушение может быть выявлено и прекращено.

– В чем именно – главные потери и проблемы копирования внешнего вида товара или упаковки для правообладателя? Сколько он может от этого потерять?

Как правило, убытки правообладателя представляют собой упущенную выгоду. Упущенной выгодой являются те денежные средства, которые были получены недобросовестным конкурентом вследствие перераспределения потребительского спроса. Проще говоря, увидев в магазине товар или упаковку конкурента, напоминающие уже полюбившиеся известные товары, потребитель может по ошибке их приобрести. В таком случае правообладатель мог бы получить денежные средства от покупки, но лишается этой возможности. Сумма таких неполученных денежных средств представляет собой упущенную выгоду правообладателя.

Случается такое, что правообладателям наносится и реальный ущерб. Как вариант, это может быть утрата различительной способности бренда: товар или упаковка перестают ассоциироваться с производителем, в связи с чем они утрачивают потребительскую привлекательность. Описанная ситуация демонстрирует причинение реального ущерба деловой репутации бренда.

Приходилось сталкиваться с ситуациями, когда, вследствие недобросовестных действий конкурентов, правообладателям приходилось нести затраты на дополнительную рекламу. Например, конкурентом были получены карточки товаров на платформе маркетплейса, изначально принадлежащие правообладателю, в связи с чем последнему приходилось создавать новые карточки и нести расходы на их продвижение.

– Всегда ли копирование упаковки признается недобросовестной конкуренцией? Где та грань, между «мы вдохновились» и «мы украли»?

Можно сказать, что озвученный вами вопрос является ключевой дилеммой авторского права. В таких ситуациях я всегда вспоминаю спор о правах на фотографии маяка: двумя фотографами Роном Рисманом и Эриком Гендоном были сделаны похожие фотографии маяка в штате Нью-Гэмпшир. В процессе многочисленных споров было определено, что фотографии были сделаны фотографами в порядке параллельного творчества, хотя работы являются практически идентичными. Так, порой, определить, имеет ли место быть копирование дизайна, возможно только лицам, имеющим прямое отношение к дизайн-индустрии.

При рассмотрении споров стороны и сами суды часто назначают экспертизы, обращаются в союзы дизайнеров, модельеров, иллюстраторов и привлекают иных лиц, занимающихся разработкой дизайна.

Как правило, эта грань определяется путем сравнения конкретных мазков, штрихов, особенностей исполнения дизайна, принимаются во внимание также характерные черты творческих стилей самих авторов. В случае, если два автора вдохновлялись одним объектом и на его основе создали различные работы, имеющие одинаковые детали, безусловно, речь о недобросовестной конкуренции идти не будет.

– Что и где копируют чаще всего? Есть мнение о том, что, главной площадкой для недобросовестной конкуренции и распространения таких товаров чаще всего становятся маркетплейсы, где огромная проходимость и все еще относительно слабый контроль, вы согласны с этим?

Действительно, на маркетплейсах происходит огромное количество нарушений. Это мировая тенденция: в России в качестве таких площадок выступают Ozon и Wildberries, в мире – Amazon. Отдельно можно выделить платформу Walmart – сеть оптовой и розничной торговли, на которой часто предлагаются к продаже контрафактные товары. Один из недавних споров – кейс Vans VS Walmart, в рамках которого производитель обуви предъявлял претензии относительно создания и реализации товаров, имитирующих внешний вид кед Vans.

Вы совершенно верно подметили, что платформы маркетплейсов представляют повышенный интерес для потребителей, хотя и не предусматривают контроль за реализацией товаров. Поэтому, действительно, множество контрафактных товаров реализуется именно на крупных платформах.

Так, на маркетплейсах реализуются товары, полностью повторяющие дизайны популярных брендов. Между тем, на многих реальных площадках, подвергающихся контролю, в том числе со стороны государственных органов, реализуются товары, имитирующие фирменный стиль, дизайн, упаковку известных брендов. Поскольку такие товары не являются контрафактными до момента признания их судом таковыми, многие магазины не пренебрегают реализацией ими.

В частности, котлеты «Сытоедов», дизайн которых имитировал дизайн мяса производства «Мираторг», спокойно реализовывались в супермаркетах: Пятерочке, Перекрестке, Карусели и других. Таким образом, реализация товаров, дизайн которых копирует или имитирует другой, более популярный, возможна везде: как на онлайн-платформах, так и в оффлайн-режиме.

– По закону как внешний вид и упаковка товаров защищены? Есть ли важные нововведения в этих актах и законах?

Для защиты внешнего вида и упаковок товаров законодательством предусмотрены три варианта:

· Дизайн как произведение искусства – объект авторских прав;
· Дизайн как обозначение, ассоциирующееся с производителем, – товарный знак;
· Дизайн как решение внешнего вида упаковки – промышленный образец.

В зависимости от выбранного правового режима может появиться необходимость осуществления определенных действий для возникновения и защиты исключительных прав.

Так, авторские права возникают с момента создания произведения дизайна, в то время, как исключительные права на товарный знак и на промышленный образец, – с момента государственной регистрации. Государственная регистрация – непростая процедура, в рамках которой осуществляется проверка соответствия обозначения или дизайна установленным законодательством требованиям, условиям охраноспособности.

Говоря о нововведениях, можно отметить, что не так давно были приняты изменения, в соответствии с которыми был сокращен срок регистрации промышленных образцов, что благоприятно отразилась на эффективности данного правового режима. Особенно важными изменения стали для сферы моды, поскольку ввиду длительного срока регистрации дизайна, его актуальность терялась раньше, чем был введен правовой режим. В указанной связи дизайнеры крайне редко регистрировали промышленные образцы (только в случаях длительного производства определенных изделий). На данный момент отмечается тенденция повышения спроса на регистрацию промышленных образцов.

Дизайн внешнего вида и упаковки товаров, как я уже говорила, охраняется также нормами законодательства о защите конкуренции. В частности, не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью конкурента либо с его товарами или услугами, включая копирование или имитацию внешнего вида товара, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих конкурента и (или) его товар.

Данная норма в последнее время не претерпевала существенных изменений, но при этом по указанной статье формируется широкая судебная практика.

– Каков алгоритм поведения бизнеса, который заметил недобросовестное поведение конкурентов, использующих схожую до степени смешения упаковку/внешний вид для распространения своих товаров? Как защитить свои права?

В первую очередь, необходимо зафиксировать нарушение. Если нарушение совершено в сети «Интернет», необходимо сделать нотариальный протокол (или для начала хотя бы обычный скриншот) страницы. Существуют также онлайн-сервисы для фиксации доказательств в сети «Интернет» в автоматическом режиме или с дистанционным нотариальным заверением (например, webjustice). Если товар предлагается к продаже, рекомендуем купить его и сохранить чек.

Если нарушение совершено оффлайн (например, товар в магазине предлагается к продаже), мы также рекомендуем клиентам провести контрольную закупку, осуществить видеозапись закупки и обязательно сохранить чек. По возможности фиксируется также, где находится товар, в каком месте, на основании чего оценивается проходимость, однородность близлежащих товаров и т.д. При наличии предположений относительно реализации аналогичных контрафактных товаров в иных магазинах, всегда рекомендуем проверять такие домыслы, проводить поиск иных точек сбыта. Эта информация пригодится в дальнейшем в рамках разбирательства.

После того, как доказательственная база собрана, можно приступать к выработке позиции. Для ее усиления клиенту предлагается предоставить информацию относительно собственных товаров: как и когда был разработан дизайн, в каких регионах используется, как давно и так далее. С учетом полученной информации формируются доводы, которые могут быть использованы как в ФАС, так и в суде.

Далее рекомендуется усилить доводы о наличии смешения проведенными соцопросами, аргументы о копировании или имитации дизайна – экспертными мнениями Союза дизайнеров и иных аналогичных организаций. После того, как вся информация будет получена, можно смело обращаться в компетентный орган с заявлением о защите своих прав.

– Анна, если подводить итог, как вы полагаете, будет ли наше законодательство меняться по этому вопросу в ближайшее время? Станет ли больше единообразия в решениях суда?

Как я уже говорила, в Российской Федерации на данный момент существует открытый перечень действий, которые могут быть признаны актами недобросовестной конкуренции. Так, в соответствии со статьей 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными Федеральным законом «О защите конкуренции». Несмотря на тот факт, что эта норма не допускает любые действия, являющиеся актом недобросовестной конкуренции, в ближайшее время могут быть введены иные поименованные формы недобросовестной конкуренции. Например, как раз паразитарная конкуренция.

Дело в том, что по каждой статье формируется своя практика, предполагается своя доказательственная база, в связи с чем и юристам, которые представляют интересы доверителей, и сотрудникам судов, ФАС, было бы проще и правильнее ссылаться на конкретные нормы права и конкретные разъяснения, что способствовало бы единообразию судебной практики.

Более того, ничего не стоит на месте и, конечно, в ближайшее время будут популяризироваться новые формы недобросовестной конкуренции, в том числе связанные с информационной сетью «Интернет».

При этом не могу сказать, придем ли мы в сфере интеллектуальных прав к единообразию судебной практики в целом, поскольку особенность этой отрасли заключается в том, что каждое дело, в зависимости от объекта и обстоятельств, является по-своему уникальным, в связи с чем получить какую-то «таблетку от всех болезней» очень сложно, практически невозможно.

– Почему для вас лично будет интересно принять участие в Форуме по ИС? Каковы ваши ожидания и какие мысли вам хотелось бы донести до аудитории в первую очередь?

В первую очередь, я отношусь к Форуму по ИС как к возможности обменяться опытом с коллегами, профессионалами своего дела.

Каким образом осуществляется сбор доказательств? Какие нестандартные аргументы могут быть приведены? Какие пробелы были выявлены в законе? Я полагаю, ответы на эти вопросы могут быть получены только при осуществлении практической деятельности команды экспертов, способных докопаться до сути. В книгах, к сожалению, не прочитаешь подобную информацию, либо ее будет не так просто найти, в то время как каждое выступление Форума насыщено тонкостями осуществления практической деятельности. Именно о таких тонкостях я бы и сама хотела рассказать. 

Моя цель в том, чтобы каждый вынес для себя что-то новое и полезное, получил какой-то необычный лайфхак или запомнил информацию, которая может пригодиться в дальнейшем. С нетерпением жду начала Форума и выражаю благодарность организатору за возможность принять участие, а также интервьюеру за интересные вопросы!

Подробный разбор кейсов, общение с профессионалами, ответы на главные вопросы из первых уст – на площадке XXIV Форума по интеллектуальной собственности. Главная встреча года для экспертов по теме ИС по традиции объединит инхаус-юристов, специалистов по интеллектуальной собственности, консультантов и патентных поверенных. 6 и 7 апреля 2023 года в офлайн и онлайн – форматах.

  Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе!