6 и 7 апреля 2023 года в Москве пройдет XXIV Форум по интеллектуальной собственности – главная встреча года экспертов по теме ИС: инхаус-юристов, консультантов, патентных поверенных. Ключевыми темами для обсуждения станут новые правовые режимы, связанные с работой в условиях санкционных ограничений, трансграничные споры, последствия ухода из России иностранных брендов и компаний, параллельный импорт.
Отдельная сессия будет посвящена обзору важных законодательных изменений и развитию судебной практики в сфере интеллектуальной собственности. Обзором кейсов и трендов в эксклюзивном интервью Trinity Events Group поделилась спикер грядущего форума, доктор юридических наук, партнер «Гардиум» Арина Ворожевич.
– Арина, если подводить итоги уже минувшего 2022 года: были ли какие-то важные разъяснения Верховного суда; значимые правовые позиции в сфере интеллектуального права?
Во-первых, было несколько интересных определений Верховного суда РФ. Вероятно, они приобретут характер прецедентов.
Прежде всего, можно назвать Определение ВС РФ от 15.11.2022 № 308-ЭС22-9213. Ключевая правовая позиция: при предъявлении иска о взыскании с нарушителя полученного им дохода / двойной стоимости контрафактного товара одним из правообладателей наименования места происхождения товара, суд должен привлечь к участию в деле всех иных правообладателей НМПТ.
Не меньший интерес при этом представляет попутно сделанный вывод ВС РФ о том, что установленная в ГК РФ компенсация за нарушение исключительного права в двукратном размере стоимости контрафактных товаров представляет собой специальный институт по отношению к предусмотренному абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ способу расчета убытков – взыскание дохода, полученного нарушителем. Данный вывод можно рассматривать в качестве первого шага ВС РФ к исправлению собственной правовой позиции, сформулированной годом ранее. Тогда в Определении от 13.04.21 № 309-ЭС17-15659 Верховный суд констатировал, что при взыскании убытков в размере доходов, полученных нарушителем, правообладатель должен доказать наличие у него самого реальной возможности получения таких доходов. В своих публикациях я критиковала такой подход. Нельзя смешивать два способа расчета убытков правообладателя: в размере недополученных доходов, упущенной выгоды правообладателя, и в размере дохода, полученного нарушителем. В первом случае суды, действительно, должны установить, была ли у правообладателя реальная возможность получить соответствующую выгоду. Во втором – требуется определить, какая часть дохода ответчика пришлась на нарушение. При этом, не должно учитываться, мог ли сам правообладатель получить такой доход.
Подобное понимание в полной мере соответствует подходам, сформировавшимся в зарубежных правопорядках. Американские, немецкие и даже китайские суды последовательно разграничивают два указанных способа расчета убытков правообладателя. Если правообладатель обращается с иском о взыскании доходов, полученных нарушителем, то он освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить равный с нарушителем доход.
В рассматриваемом определении 2022 года ВС РФ выделил доходы, полученные нарушителем, как отдельный способ расчета убытков, «генетически» связанный (как общий и специальный) с компенсацией в двукратном размере стоимости контрафактных товаров. Для взыскания последней от правообладателя однозначно не требуется доказывать возможность реализации соответствующих товаров в том же объеме, что и нарушитель.
Кстати, на ближайшие два – три года предсказываю, что обладатели прав на патентоохраняемые объекты и ноу-хау начнут активнее пользоваться абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ для защиты своих исключительных прав. И в конечном итоге им удастся убедить суды, что взыскание дохода, полученного нарушителем, является самостоятельным способом расчета убытков, для которого должен использоваться свой набор доказательств.
Интерес представляет также Определение ВС РФ от 09.06.2022 № 309-ЭС22-3993. При рассмотрении дела Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что условия договоров коммерческой концессии, которые запрещают пользователю вести конкурирующую деятельность (ограниченные по сроку, виду деятельности, территории), являются нормальной практикой и не должны признаваться недействительными, в том числе со ссылкой на Закон о защите конкуренции. ВС РФ не стал спорить с данным выводом. При этом, он констатировал, что обязательство пользователя о неконкуренции не прекращается вместе с расторжением договора при условии, что это прямо не предусмотрено в договоре. В таком случае, его исполнение предполагается и после расторжения договора, а за нарушение может быть взыскан предусмотренный договором штраф.
Надеюсь, что данная правовая позиция попадет каким-либо образом на глаза сотрудникам Федеральной антимонопольной службы. Большая проблема в том, что даже при наличии положений ст. 1033 ГК РФ, а также «антимонопольных иммунитетов» (ч. 9 ст. 11 и ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции) ведомство при удобном случае пытается вмешаться в договорные практики (в т.ч. договоры коммерческих концессий) правообладателей. В 2023 году мы, вероятно, станет свидетелями, как минимум, одного разбирательства, связанного с оспариванием правообладателем достаточно известного бренда решения ФАС РФ о признании антиконкурентной практикой включение в договор коммерческой концессии условий о неконкуренции, запрете франчайзи реализовать – наряду с товарами правообладателя – товары его конкурентов. Хотелось бы верить, что суды вновь примут правильное решение.
– Какие кейсы и дела оказались самыми интересными и резонансными?
В практике Суда по интеллектуальным правам РФ можно выделить следующие решения.
В сфере патентного права – постановление СИП РФ от 20.07.2022 по делу № А40-29590/2020. Яркий спор по иску компании «Сквин СА» к «Самсунг Электроникс Ко.», который чуть не закончился запретом на продажу в России более 60 флагманских моделей смартфонов. По крайней мере, суд первой инстанции вынес именно такое решение.
Но апелляция и кассация исправили ситуацию. Требование истца признаны не подлежащими удовлетворению. Суды исходили из того, что в системе Samsung Pay использованы не все признаки формулы изобретения патентообладателя или им эквивалентные. При этом, они подчеркнули, что эквивалентной считается замена признака, если сущность этого изобретения не меняется, при замене достигается такой же результат, а средства выполнения замены равноценные (при этом элементы, которыми заменяются признаки изобретения, являются известными в данной области техники).
Кроме того, суды поддержали тезис ответчиков о том, что не могут быть признаны нормальной экономической деятельностью действия субъектов, которые эту экономическую и рыночную деятельность не ведут, а только приобретают права на известные технические решения, регистрируют на такие решения патенты, после чего сразу подают претензии и иски в суд к известным игрокам глобального рынка. Все это свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны истца – патентообладателя. Впоследствии, суды могут ориентироваться на данную позицию при рассмотрении патентных споров, инициируемых патентными троллями.
В сфере правовой охраны товарных знаков выделю, во-первых, дело по товарному знаку «Мастер Муравей». Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «Мастер Муравей», поданного на основании п. 10 ст. 1483 ГК РФ обладателем исключительного права на два словесных товарных знака «Муравей». Правообладатель «старших» товарных знаков обратился в СИП РФ с требованием признать решение ведомства недействительным. СИП РФ встал на сторону Роспатента.
СИП заключил, что основания для установления обстоятельств сходства какого-либо из элементов спорного товарного знака с противопоставленными товарными знаками отсутствовали, поскольку спорный («младший») товарный знак является единой неделимой конструкцией и не воспринимается как обозначение, состоящее из нескольких самостоятельных элементов. При этом, суд пояснил, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке с учетом специфики их расположения в нем и обстоятельств использования знака.
В сфере авторского права – назову очередной громкий спор по Ждуну (Постановление СИП РФ от 05.05.2022 по делу № А36-12335/2019). ООО «Си Ди Лэнд Контакт» — обладатель исключительной лицензии на произведение изобразительного искусства Homunkulus Loxodontus («Ждун») предъявил иск о нарушении исключительных прав к фитнес-клубу. Последний на своем сайте выложил фотографии с мероприятия, на которых была изображена мягкая игрушка «Ждун» с табличкой: «Жду тебя на тренировку». Истец требовал взыскать с нарушителя компенсацию за незаконное использование произведения искусства в размере 450 тыс. руб. Суды трех инстанций удовлетворили иск в полном объеме. При рассмотрении этого спора СИП РФ, во-первых, определил пародию как произведение искусства, призванное создать комический эффект за счет повторения уникальных черт другого, обычно широко известного произведения в специально измененной форме. Во-вторых, заключил, что использование произведения без существенных изменений, но с добавлением забавных надписей не является пародийным.
– Изменились ли каким-то образом подходы к регистрации товарных знаков?
В 2022 году Роспатент предъявлял повышенные требования к различительной способности обозначений, которые заявляют для регистрации в качестве товарных знаков, как в сравнении со своей прежней практикой, так и практикой СИП РФ. СИП придерживается более гибкого подхода. Можно обозначить следующие проявления данного тренда.
Во-первых, когда словесный (даже если он не занимает доминирующего места) элемент комбинированного товарного знака описывает товар или услугу, Роспатент признавал такое обозначение в целом описательным. СИП РФ придерживался более гибкого подхода к оценке обозначений. Суд оценивает, какое место «описательный» элемент занимает в товарном знаке. Вероятно, он также учитывает, хотя прямо об этом не пишет, какой элемент обозначения является «сильным», доминирующим; какова степень его различительной способности (Постановление СИП РФ от 03.10.2022 по делу № СИП-202/2022).
Во-вторых, Роспатент как правило верит, что российские потребители знают английский язык, а СИП придерживается иного взгляда. В итоге, Роспатент отказывает в регистрации англоязычных обозначений, которые в переводе могут характеризовать товар или услуги, а СИП отменяет его решения. Например, Роспатент отказал в регистрации обозначению «claims» в отношении юридических услуг. А СИП РФ признал данное решение неправомерным.
Роспатент при рассмотрении заявок на регистрацию общеизвестных товарных знаков продолжает требовать от заявителей доказательств не только известности товарного знака, но и того, что потребители ассоциируют данное обозначение с заявителем. Проще говоря, известным должен быть не только знак, но и заявитель, и связь между ними. Особые сложности в данном аспекте возникают у заявителей, которые входят в группу компаний, когда непосредственное производство маркированных товаров осуществляют иные лица, также входящие в группу. В отношении них Роспатент, как правило, делает категоричный вывод: заявитель не доказал, что потребители ассоциируют с ним товарный знак. СИП РФ считает такую позицию ошибочной. По мнению суда, общеизвестность можно определить не только в отношении конкретной компании – производителя, но и в отношении «источника происхождения товаров». Так, Роспатент отказал Berlin-Chemie AG в признании общеизвестным словесного товарного знака «МЕЗИМ». А СИП РФ признал решение Роспатента недействительным и обязал ведомство повторно рассмотреть заявление Berlin-Chemie AG о признании обозначений общеизвестными.
Суды при решении вопросов, имело ли место нарушение исключительного права на товарный знак или является ли «младший» товарный знак сходным до степени смешения со «старшим», начинают учитывать степень различительной способности товарного знака и даже соотносить, пусть и неявно, ее со степенью сходства.
– Не возникло ли новых проблем с регистрацией товарных знаков обозначений, сходных с западными брендами, после того, как они начали массово уходить из России?
Как только западные компании в условиях санкций стали уходить с российского рынка, отечественные предприниматели начали массово подавать в Роспатент заявки на регистрацию в качестве товарных знаков брендов этих компаний. В частности, попытались получить права на такие обозначения, как Dior, Visa, Mastercard, American Express, Audi, Mercedes-Benz, Levi's, Christian Dior, Shiseido, Clarins, Adidas, Reebok, Nike, Coca-Cola, Durex. В СМИ стали появляться материалы под громкими заголовками: «В России могут появиться свои Visa, Mastercard, Adidas» и проч. У потребителей могло сложиться впечатление, что обозначения «одобрены» Роспатентом и скоро окажутся на товарах или вывесках новых предприятий и организаций.
Роспатенту пришлось дать разъяснения. Если коротко – брендово–правового произвола не будет. Ключевой тезис Роспатента: наличие ранее зарегистрированного товарного знака тождественного или сходного до степени смешения товарного знака является препятствием к регистрации заявленного обозначения.
Позицию Роспатента необходимо поддержать. Регистрацию на российских заявителей иностранных брендов нельзя оправдать по нескольким причинам. Практически все известные бренды уже зарегистрированы западными компаниями в качестве товарных знаков. Некоторые даже в качестве общеизвестных товарных знаков. То есть, в соответствии с п. 6 ст. 1483 ГК РФ, у российских предпринимателей нет никаких возможностей зарегистрировать схожие с ними обозначения в отношении однородных товаров.
Наличие ранее зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, известного в России, является препятствием к регистрации заявленного обозначения. Заявки с «резонансными» знаками часто отзываются по инициативе заявителя. Так, заявка на товарный знак «Дядя Ваня» была отозвана заявителем спустя две недели после подачи. Регистрация в отношении неоднородных товаров также будет, может быть оспорена в связи со злоупотреблением правом (если речь идет об известных брендах).
Представим себе максимально неблагоприятный сценарий развития ситуации: иностранные компании решают не возвращаться на российский рынок. Проходит три года, в течение которых правообладатель не использует товарный знак на территории РФ. Значит ли это, что правовую охрану такого товарного знака можно досрочно прекратить в соответствии со ст. 1486 ГК РФ, а затем зарегистрировать на российского производителя?
Представляется, что и в таком случае ответ должен быть отрицательным. В российской судебной практике сформировался совершенно правильный подход: правовая охрана товарного знака не может быть прекращена, если потребители по–прежнему отождествляют его с конкретным производителем. Все вышеуказанные бренды зарубежных компаний являются достаточно известными, с репутацией. Потребители еще долго будут их помнить и связывать с конкретными источниками происхождения товаров и услуг. В таком случае, их правовая охрана не может быть прекращена по иску заинтересованного лица в связи с неиспользованием.
Посредством маркирующих товары и услуги обозначений потребители определяют источник их происхождения, сохраняют представления о характеристиках продукта конкретного производителя. Потребители получают возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны. Создаются препятствия бизнесу субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара. С позиции самих предпринимателей, исключительное право на товарные знаки способствует тому, что производители, а не имитаторы будут получать прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции. Как следствие, снижаются издержки потребительского выбора, стимулируется конкуренция, повышается качество предлагаемых товаров.
Потребители, столкнувшись с известным брендом, могут подумать, что вернулся иностранный правообладатель. Они будут вводиться в заблуждение недобросовестными участниками оборота. Российские компании получат возможность паразитировать на чужой репутации и известности; «пожинать там, где не сеяли». Это дестимулирует отечественные компании к тому, чтобы вкладывать средства в развитие собственного бренда, повышать качество товаров или услуг. Будет достаточно захватить чужой бренд. Кроме того, такое решение будет несправедливым по отношению к добросовестным российским предпринимателям, которые занимаются продвижением товаров и услуг под собственными товарными знаками. Они окажутся в заведомо невыигрышном положении с субъектами, паразитирующими на известных западных брендах.
По этим же причинам следует порадоваться тому, что российские суды все-таки не стали признавать злоупотреблением право предъявления исков о нарушениях исключительных прав со стороны иностранных правообладателей. За прошедший год, кажется, уже все IP юристы успели высказаться по делу «Свинки Пеппа». Отрадно, что подавляющие большинство коллег признало решение первой инстанции произволом. А СИП РФ констатировал, что в России гарантирована равная охрана интеллектуальной собственности иностранных организаций.
– А если речь, например, о созвучном, а не о тождественном товарном знаке?
Такие случаи представляют наибольшую сложность для правоприменителей. Компания «Черноголовка» зарегистрировала товарный знак Fantola в шести вариантах еще в 2019 году. The Coca – Cola Company сочла товарный знак схожим «до степени смешения» на принадлежащий ей знак Fanta, охраняемый с 1966 года, и обратилась в Палату по патентным спорам. Роспатент отказал заявителю в удовлетворении требований. The Coca – Cola Comp. оспорила решение в СИП. СИП отменил решение Палаты по патентным спорам, обязав провести повторное рассмотрение возражений американской компании.
При этом, он исходил из того, что Роспатент не дал надлежащую оценку доводу американской компании о том, что словесный элемент «Фантола» спорного товарного знака образован вследствие контаминации (возникновение нового выражения, слова, формы путем объединения элементов двух выражений или форм) таких слов как «Фанта» + «Кола».
Кроме того, Роспатент не принял во внимание и не дал оценку тому обстоятельству, что компания является правообладателем серии товарных знаков, в основе которой лежит элемент «ФАНТА»/«FANTA», в связи с чем спорный товарный знак может быть воспринят потребителями в качестве продолжения указанной серии товарных знаков. При этом, СИП РФ отклонил довод «Черноголовки» о злоупотреблении правом со стороны The Coca – Cola Company.
Единственное, что вызывает тревогу – это аргумент СИП РФ: решение о регистрации товарного знака принято до 14.01.2022, то есть до официального заявления о приостановлении деятельности компании. В таком случае, возникает вопрос: каким было бы решение СИП РФ, если бы спорный товарный знак был зарегистрирован после того, как иностранный правообладатель принял решение уйти с российского рынка? Представляется, что и в таком случае о злоупотреблении правом с учетом вышесказанного говорить было бы нельзя.
– Новое словосочетание года – принудительное лицензирование. Что это за мера? Для чего она нужна?
Дискуссия о принудительном лицензировании в российском юридическом сообществе ведется давно. В последние несколько лет были выданы две принудительные лицензии на основании п. 2 ст. 1362 ГК РФ и принудительная лицензия на основе ст. 1360 ГК РФ. Во всех этих случаях речь шла о принудительном лицензировании фармацевтических изобретений. В своих публикациях я неоднократно критиковала подобную практику. Чуть позже объясню, почему.
Принудительная лицензия в общем виде представляет собой разрешение третьему лицу использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия на то правообладателя. Институт принудительной лицензии – это инструмент воздействия на правообладателя, осуществляющего свое исключительное право в противоречии с его назначением, функциями. Ограничивая правомочие правообладателя запрещать всем иным лицам использовать объект, данный институт в известной мере перекликается с отказом от защиты субъективного права. Между тем, характер его воздействия на правовой конфликт, специфические основания и условия реализации указывают на то, что принудительная лицензия является мерой sui generis.
Необходимость в выдаче принудительной лицензии возникает тогда и только тогда, когда отказ правообладателя выдать лицензию на использование его результата интеллектуальной деятельности противоречит функциям исключительного права, базовым ценностям патентной системы и нарушает интересы иных лиц. В современной доктрине патентного права исключительные права рассматриваются в качестве стимула к созданию новых результатов интеллектуальной деятельности, раскрытию информации о них, коммерциализации.
По сути, его применение может быть оправдано только:
1) В экстраординарной ситуации, связанной с угрозой значимым общественным интересам (жизни и здоровью), которые не могут быть обеспечены самим правообладателем;
2) В ситуации, когда исключительные права блокируют последующее инновационное развитие, возможности коммерциализации последующих важных инноваций, комплексных инновационных продуктов.
Для выдачи принудительной лицензии необходимо наличие актуализированной общественной потребности в расширении числа лиц, использующих разработки. При этом, необходимо учитывать особенности отдельных рынков. Роль исключительных прав разнится в зависимости от рынка. Ключевым значением для инновационного развития сильные исключительные права обладают на фармацевтическом рынке. В таком случае любые ограничения в данной сфере должны рассматриваться в качестве экстраординарной меры. Это объясняется следующими причинами:
– В каких еще сферах, кроме фармацевтики, это может быть перспективно?
Между тем, в любом случае решение о выдаче принудительной лицензии должно обосновываться с позиции целей инновационного развития. Выгода от выдачи принудительной лицензии с позиции функций исключительных прав, общественной полезности должна перевешивать возможные риски и негативные последствия.
Удовлетворение актуального интереса (в том числе общественного) в повышении доступности конкретной разработки не должно демонстрировать участникам рынка невыгодность вложения средств в исследования и разработки, выхода на рынок с новыми высокотехнологичными продуктами. В ином случае, общество, добившись льготных условий использования одного инновационного продукта, не получит множества других, что прямо противоречит его интересам.
– В январе в новостях не раз появлялась информация о том, что в России может быть принят законопроект о принудительном лицензировании, который позволит легально показывать в кинотеатрах новые зарубежные фильмы и другой иностранный контент. Возможно ли это, на ваш взгляд?
Ни в одном правопорядке до сих пор всерьез не обсуждалась идея по выдаче принудительных лицензий на кинофильмы.
Во-первых, в таком случае не соблюдаются указанные выше критерии. Во-вторых, считается (небезосновательно), что исключительные права одних на фильмы не могут блокировать творческую деятельностью других. Авторское право охраняет лишь форму произведения, но не идеи, содержание. В таком случае, на любые инициативы по использованию чужого в этой сфере можно резонно заметить: а что вам мешает создать свое?
Фильм – это не лекарство от опасного вируса, на создание которого могут уйти десятки лет, требуется сложное производство, которое предполагает доступ к ноу-хау, наличие собственных технологий. Это и не смартфон, изготовление которого в современных условиях предполагает объединение множества (сотен) результатов интеллектуальной деятельности десятков игроков на рынке. При том, что многие из таких результатов в принципе не могут быть заменены без существенной потери в качестве. Понятно, что потребители страдают от отсутствия качественного контента. Между тем, вряд ли само по себе это может быть поводом для отступления от системы исключительных прав.
Отдельно замечу, что против предлагаемых инициатив по ограничению исключительных прав зарубежных компаний активно выступает российский бизнес. На самых различных мероприятиях, на которых мне доводилось участвовать в прошлом году, представители компаний в цифровой сфере, сфере телекоммуникаций, представили кинодистрибьюторов выступали активно против принудительного лицензирования программного обеспечения, кинофильмов. До сих пор они пытаются сохранить хоть какую-то связь, соглашения с западными правообладателями, без продуктов которых они не смогут эффективно функционировать.
Подробный разбор кейсов, общение с профессионалами, ответы на главные вопросы из первых уст – на площадке XXIV Форума по интеллектуальной собственности. Главная встреча года для экспертов по теме ИС по традиции объединит инхаус-юристов, специалистов по интеллектуальной собственности, консультантов и патентных поверенных. 6 и 7 апреля 2023 года в офлайн и онлайн – форматах.